技术抗辩中鉴定材料该如何选择？
现有技术抗辩，又称公知技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被告的产品或者方法尽管落入专利权的保护范围，但其可以以该技术是现有技术为理由进行抗辩，从而免除侵权责任。但是也需要注意，被告只能以其使用的是可以自由使用的已有技术进行抗辩。不能自由使用的现有技术(如他人的专利)，不能作为抗辩的理由。
作者：曾德国，西南政法大学教授，西知鉴知识产权鉴定负责人
二、相关的法律法规《专利法》第二十二条第五款规定，本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
《专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释［2009］21号）第十四条规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。
被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（二）（法释［2016］1号）
第二十二条 对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。
第二十三条 被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。
三、现有技术抗辩比对的对象
浙江杭知桥律师事务所王梨华律师认为，现有技术抗辩是将被控产品（方法）与现有技术进行比较，而不是现有技术与涉案专利进行比较。但又不能脱离涉案专利，而是需要将具体指控的权利要求作为参考，按照侵权比对的划分权利要求的方法（分解为最小的功能单元），将某项指控的权利要求的技术特征作为参考，若不按照涉案权利要求技术特征作为参考，将导致无法划分所需要的技术特征从而无法进行技术特征比对。对于被诉侵权产品中与专利权利保护范围无关的技术特征，在判断现有技术抗辩能否成立时应不予考虑。
我非常赞成王梨华律师的观点，在实际办案中，有的法院在被告主张现有技术抗辩时要求被告附加条件，即如果主张现有技术抗辩，则必须承认落入专利保护范围，导致被告面临两难选择。《专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。以现有技术抗辩，认定“不构成侵犯专利权”，并不需要以被诉侵权技术方案落入专利保护范围为前提。由此可见，现有技术抗辩，优先适用侵权比对。
一句话，如果被告提出了现有技术抗辩，应该首先审查现有抗辩理由是否成立。其次，再审查侵权产品与涉案专利技术特征是否相同或者等同。
四、技术比对鉴定中检材与样本的变迁
尽管现有技术抗辩是将被控产品（或方法）与现有技术进行比较，而不是现有技术与涉案专利进行比较。但是为了对被控产品（或方法）的技术方案进行分解，需要参照涉案专利的技术特征。否则，被控产品（或方法）的技术方案有可能被分解为五花八门，没有可比性。在这里，被控产品（或方法）属于检材，而涉案专利属于样本。
第一步，将涉案专利作为样本，对检材被控产品（或方法），在技术方案分解时，检材参照样本的技术特征进行一一分解。
第二步，将上述被控产品（或方法）作为样本，将委托人提供的现有技术作为检材。将现有技术参照上述第一步被控产品（或方法）的技术特征进行分解。然后，在对技术特征进行一一比对。
为此，存在有两个问题，存在有争议：
（一）检材与样本变迁的影响
在第一步比对中，检材为被控产品（或方法），样本涉案专利技术。第二步比对中，检材为现有技术，样本为被控产品（或方法）。
实际上，我们在通常对是否侵犯专利权的案件中，对专利技术特征比对，都是采用的检材为被控产品（或方法），样本涉案专利技术。这是行业内普遍认同的。但是在第二步比对中，为什么我们将“检材为现有技术，样本为被控产品（或方法）”？
一是因为对现有技术的技术特征的分解，必须参照第一步被控产品（或方法）分解的技术特征，作为参考，即样本。如果没有一个样本参照，现有技术分解也就无从谈起。
二是检材与样本的变迁，不只是改变一下称谓，而是存在有实质性的改变。需要特别引起注意：在比对中，通常会出现技术“替换”的问题，如“上位概念”与“下位概念”。很明显，如果用“上位概念”替换“下位概念”，如以一个电路设计为例，“上位概念”为“导体”，下位概念为“银线”；如果检材采用的是“导体”，而样本使用的是“银线”，则比对结果为“等同”。但是，如果检材采用的是“银线”，而样本使用的是“导体”，则比对结果为“相同”。
由此可见，检材与样本的变迁，对比对结果是有影响的。
（二）技术特征相同或者无实质性差异的解读
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释［2009］21号）第十四条规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。
可见，现有技术抗辩理由成立的构成要件，“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异”。在这里，“无实质性差异”与 “技术特征相同”，是否有所不同。从字面意思来讲，肯定有差异，但是结合前后文字来看，又应该是“一致的”。通常，对专利技术的技术特征比对，结果表述为：“相同”、“等同”及“既不相同也不等同”三种方式。而技术特征“无实质性差异”，与技术特征“相同”，肯定要弱一点，但是与技术特征“等同”，肯定要强一些。作为一个法言法语，在此表述，肯定有其立法目的。是否可以理解为，在技术特征“相同”与“等同”之间，插入了一个“无实质性差异”层次。由于这个术语“无实质性差异”，只有在现有技术抗辩中出现，特显其特别之处。也就是说，“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征”，其中只要有一个技术特征构成“等同”，现有技术抗辩就不能成立。必须要每一个技术特征都是“相同”，或者“无实质性差异”，现有技术抗辩才能成立。这是具体到对每一个技术特征的认定。
也有人提出，是否可以分成两个层面来理解。技术方案的所含技术特征的比对判断，还是“相同”、“等同”和“既不相同也不等同”；而对整个技术方案的比对，采用“相同”、“无实质性差异”来认定。从字面上来理解，也有一定的道理。
对此，不知各位有何高见？ 更多观点请参阅http://www.shangyejimi.cn/guandian/
